製造業を営む社長の皆さん、こんにちは。弁理士の佐原雅史です。

製造業を営まれている社長にとって、分割特許出願をどのように使いこなしたらよいのでしょうか? ここでは活用ストーリーを時系列で紹介します。

1月1日:3パターンのタイヤ構造の開発が完了→特許出願へ

A,B,Cの3パターンのタイヤ構造の開発が完了しました。この「3パターンのタイヤ構造」について特許権で独占する方針を決定しました。

2月1日:特許申請⇒最初の特許出願(親特許出願)の記載

特許出願の準備に着手しました。特許請求の範囲(権利主張範囲)には「タイヤ構造A」「タイヤ構造B」「タイヤ構造C」を記載し、明細書では、具体的な製品化事例として、「タイヤ構造A」「タイヤ構造B」「タイヤ構造C」を詳細に記載しました。速やかに特許出願を行うことができました。

<書類:特許請求の範囲>
「タイヤ構造A」「タイヤ構造B」「タイヤ構造C」の発明を記載
<書類:明細書及び図面>
「タイヤ構造A」「タイヤ構造B」「タイヤ構造C」の製品化事例を紹介

<原特許出願の申請内容>

2月1日:特許出願と同時に出願審査請求を行う

自動車メーカーに積極的に売り込むためにも、できる限り早い特許権の取得を希望するため、特許出願と同時に出願審査請求を行いました。

特許出願の「出願審査請求」は、どのタイミングで行えば良いのでしょうか?

製造業を営む社長の皆さん、こんにちは。弁理士の佐原雅史です。特許出願における最も大切な戦術が「出願審査請求のタイミング」です。ちなみに、予備知識として『出願審…

6月1日:審査結果には「タイヤ構造C」は特許NGの判断が…

出願審査請求から3ヶ月後、特許庁から審査結果(拒絶理由通知)が届きました。審査官による審査結果は、「タイヤ構造A」は「○(特許可能)」、「タイヤ構造B」も「○(特許可能)」、しかし「タイヤ構造C」は「×(特許NG)」という判断でした。

<特許庁の審査結果>

7月1日:「タイヤ構造C」について反論したいが…反論を一旦断念!

特許審査では「意見書」という書面によって、審査官の判断結果に反論できます。「タイヤ構造C」の権利化を熱望する社長は、もちろん「タイヤ構造C」の審査官の判断について反論したいと考えます。

しかし、「タイヤ構造A」と「タイヤ構造B」の審査結果が「○(特許可能)」と判断されています。もし「タイヤ構造C」について意見書で反論すると、「タイヤ構造A」と「タイヤ構造B」をひっくるめて、全発明が「拒絶査定」となるリスクもあります。

そこで社長は「タイヤ構造C」について意見書で反論することを諦め、「タイヤ構造C」を特許請求の範囲から削除(断念)しました。これにより「タイヤ構造A」と「タイヤ構造B」について確実に特許権を取得できます

<審査結果に対する対応>

7月1日:「タイヤ構造C」について絶対にあきらめたくない⇒分割出願実施へ

一方で、社長は「タイヤ構造C」の特許権の取得を絶対に諦めたくありません。そこで、最初の特許出願が登録(特許権)になる前に、これを利用して分割特許出願を速やかに行い、特許請求の範囲に「タイヤ構造C」の発明を記載して、特許権の取得を狙うことにしました。

<書類:特許請求の範囲>
「タイヤ構造C」の発明を記載
<書類:明細書>
「タイヤ構造A」「タイヤ構造B」「タイヤ構造C」の製品化事例を紹介

<分割特許出願の申請内容>

※なぜ「最初の特許出願が登録(特許権)になる前」に分割特許出願しなければならないのかについては以下の記事をご覧ください。

特許出願は「分割できる」って本当?

製造業を営む社長の皆さん、こんにちは。弁理士の佐原雅史です。特許出願は、分割して2つの特許出願にすることができます。ここでは、分割出願の仕組みについてアドバイ…

分割特許出願では、思い切って反論できる

分割特許出願を行う際、「上申書」によって、将来の審査官に対して、あらかじめ意見を述べておくことができます。最初の特許出願の審査で「タイヤ構造C」は「×(特許NG)」という判断がでているため、その審査結果を覆すような意見主張を上申書で伝えることが大切です。

しかも、分割特許出願は、最初の特許出願から切り離されているため、上申書を提出しても、最初の特許出願の「タイヤ構造A」と「タイヤ構造B」の審査に悪影響を及ぼしません。

ここまで行えば社長も後悔が残りません。あとは分割特許出願について審査結果を待つのみです。さて、社長は「タイヤ構造C」について特許権を取得できるでしょうか? 

【復習】分割特許出願活用ポイント:最初の特許出願の審査で反論できなかった発明について、分割特許出願で再チャレンジ!

分割特許出願は、親特許出願の審査で十分な反論(意見)を主張せずに断念した発明について、再チャレンジする目的で活用できます。

分割出願の他の活用事例は以下をご覧ください。

分割出願フル活用物語その1「社長の気持ちは変わって当然」

製造業を営む社長の皆さん、こんにちは。弁理士の佐原雅史です。製造業を営まれている社長にとって、分割特許出願をどのように使いこなしたらよいのでしょうか? ここで…

分割出願フル活用物語その3「社長の欲張りを助けるぞ!」

製造業を営む社長の皆さん、こんにちは。弁理士の佐原雅史です。製造業を営まれている社長にとって、分割特許出願をどのように使いこなしたらよいのでしょうか? ここで…